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Procedura
di riassegnazione del nome a dominio Ricorrenti: Sysco S.r.l.- Roma, Via Monte Bianco, 75
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Premessa
In
data 24.08.1978 la Società
Sysco, con sede in Roma, Via Monte Bianco 75,
si è costituita società a responsabilità limitata, adottando
come denominazione sociale il nome “Sysco società a responsabilità
limitata". In
data 16.02.1996
la Società Sysco, con sede in Cassacco
(UD), via Libertà 48, si è costituita società a responsabilità
limitata, adottando la denominazione sociale “Sysco S.r.l. – Sistemi
elettronici e telecomunicazioni in
breve Sysco S.r.l.”. In
data 18 dicembre 1998 la società Sysco di Cassacco (UD), chiedeva ed
otteneva la registrazione del
nome a dominio “sysco.it “ e nel
febbraio 2001 incaricava la ditta INFONET STUDIO di Pittis Simone di
predisporre una home page e altri servizi che illustrassero l’attività
della suddetta società di Cassacco (UD). Con
lettera del 26.06.2001, la Società Sysco di Roma, vantando una
sostanziale identità tra la propria denominazione sociale e il dominio
“sysco.it”, registrato dalla società Sysco di Cassacco (UD),
diffidava quest’ultima a
trasferire, entro dieci giorni, il
nome a dominio suddetto. In
data 2.7.01 l’assegnataria del dominio
riceveva effettivamente tale diffida. In data 6/7/01 la Società Sysco di Roma inviava alla Registration
Authority Italiana raccomandata
a.r. a mezzo della quale dava comunicazione della propria intenzione di
contestare il nome a dominio “sysco.it”. La
società assegnataria del dominio, con raccomandata anticipata via fax del
10.7.01, replicava alla diffida del 26.6.01, esprimendo l’intenzione di
non aderire alle richieste della diffidante. Svolgimento
della procedura
Con
ricorso pervenuto per posta elettronica all’Ente Conduttore Limone,
Sarzana & Di Minco in data 20 Luglio 2001 la Sysco Srl (con sede in
via Monte Bianco 75, in Roma), rappresentata dall’Avv. Federica
Bellatreccia, introduceva una procedura di riassegnazione di nome a
dominio ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di Naming per ottenere
il trasferimento del nome a dominio “sysco.it”, registrato dalla Sysco
Srl di Cassacco (UD) (con sede in via Libertà, 48 In
data 21 Luglio 2001 l’amministrazione dell’Ente Conduttore verificava
l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois della
Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo
“www.sysco.it”. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel
ricorso, ed in particolare: -
che il dominio “sysco.it”
risultava assegnato alla Sig.ra Raffaella Tosolini della Sysco Srl di
Cassacco (UD) dal 22 Dicembre 1998; -
che il dominio “sysco.it” era stato
sottoposto a contestazione il 12 luglio 2001; -
che all'indirizzo www.sysco.it risultava
una pagina di “default”. In
data 24 Luglio 2001 perveniva all’Ente Conduttore Limone, Sarzana &
Di Minco anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificata la regolarità
formale del ricorso, in data 25 luglio 2001 veniva inviata per posta
elettronica e via fax all’assegnataria del dominio copia del ricorso .
In data 26 Luglio 2001 l’amministrazione dell’Ente Conduttore
provvedeva ad inviare alla Sig.ra Raffaella Tosolini della Sysco Srl di
Cassacco (UD)- a mezzo raccomandata
- copia del ricorso e della
documentazione ad esso allegata; contestualmente si provvedeva a dare
comunicazione dell’ inizio della procedura alla Naming Authority ed alla
Registration Authority. In
data 30 Luglio 2001 perveniva da parte dell’assegnataria del dominio una
richiesta di proroga dei termini di presentazione della replica,
ai sensi dell’art.5 comma 2 delle vigenti regole di Naming.
Verificata la correttezza formale e la presenza dei presupposti per la
proroga, in data 1 Agosto 2001 l’amministrazione dell’Ente Conduttore
provvedeva a comunicare alle parti, alla Naming Authority ed alla
Registration Authority, l’accettazione di tale richiesta di proroga del
termine di presentazione della replica al giorno 3 Settembre 2001. In
data 3 Settembre 2001 perveniva mediante posta elettronica, e
successivamente in forma cartacea, la replica della Sig.ra Raffaella
Tosolini, legale rappresentante della Sysco Srl di Cassacco (UD),
rappresentata , ai fini della presente procedura, dall’Avv. Andrea
Gaiardo. L’Ente Conduttore incaricato nominava quindi, quale
saggio, l’Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito, il quale, in data 6
Settembre 2001, accettava l’incarico. Nella stessa data si provvedeva a
dare comunicazione alle Parti dell’avvenuta costituzione del collegio
unipersonale. Natura
giuridica del domain name
In via preliminare, in merito alla natura giuridica del nome a dominio, occorre fare chiarezza sulla affermazione della resistente secondo la quale non si applicherebbe alla tematica dei nomi di dominio la disciplina relativa ai segni distintivi. La
tesi sostenuta dalla resistente,
riassumibile nel concetto “un nome a dominio è un nome a dominio e
null’altro” non può essere accolta da questo Collegio. Difatti, se è
vero che è possibile
rinvenire alcune decisioni che,
assimilando il domain name ad un mero indirizzo o codice di accesso
ai servizi telematici, ritengono non applicabile la disciplina relativa ai
segni distintivi, tuttavia questo collegio non può esimersi dal rilevare
che, secondo giurisprudenza
pressoché unanime (fa eccezione Tribunale di Firenze, 29 giugno 2000,
in Diritto industriale 200, n.4, p.331, in cui si identifica il nome
di dominio come un semplice indirizzo), il nome di dominio non può essere
considerato un semplice indirizzo di un computer collegato alla rete, in
quanto esso, oltre ad individuare un luogo virtuale dove si scambiano
informazioni e si offrono beni e servizi, assume anche una valenza
distintiva e individualizzante (vedi Trib. Roma, 2 agosto 1997, in Dir.
inf. 1997, p.961, in cui è stata affermata l’idoneità confusoria
del domain name con l’altrui marchio, stimolata dalla “enorme
potenzialità distintiva del messaggio internet”).
Tale valenza distintiva deriva dalla capacità del domain name,
tipica dei segni distintivi, di creare un collegamento tra l’attività
svolta sotto quel determinato nome ed il titolare dello stesso, cosicchè
il pubblico dei consumatori è indotto a ritenere che le informazioni, i
beni e i servizi offerti in quel sito, sotto quel nome, provengono dal
titolare di quel nome. Numerose sono le
pronunce giurisprudenziali che si esprimono nel senso di
un’equiparazione del nome di dominio al segno distintivo, dovendosi
qualificare secondo la migliore dottrina come “segno distintivo
atipico” . Primo fra tutti il caso “Amadeus” (Trib. Milano, 9 giugno
1997, in Dir. Inf. 1997, 955), vero leading case sulla natura del
nome a dominio, in cui è stato affermato che, in mancanza di una
normativa specifica in tema di accesso alle reti telematiche, i conflitti
riguardanti i domain names dovessero essere regolati, con
riferimento all’utilizzazione a tutela del nome o del marchio, dalla
legislazione vigente in materia di segni distintivi d’impresa. L’orientamento
espresso dal Tribunale di Milano è stato seguito da larga parte della
giurisprudenza, fino a sfociare nella
recente pronuncia del Tribunale di Modena del 1 agosto 2000, in
cui, con riguardo alla natura dei domain names, si afferma che
“non si può seriamente dubitare dell’appartenenza del domain name
alla categoria dei segni distintivi, di cui possiede tutte le
caratteristiche peculiari, vale a dire la natura di rappresentazione
grafica (nella specie denominativa) prescelta dal titolare allo scopo di
far riconoscere la propria attività rispetto agli altri”. In
merito alla natura del domain name non si può andare oltre,
restando la tematica di esclusiva competenza della autorità giudiziaria
ordinaria. Motivi
della decisione
a)
Identita’ del nome Dalla documentazione allegata, la ricorrente Sysco srl risulta registrata con la denominazione sociale “Sysco”, da raffrontare con il nome a dominio “sysco .it “ registrato dalla società resistente. E’ di tutta evidenza che il nome di dominio oggetto di contestazione sia identico alla denominazione sociale della ricorrente, risultando così provata la condizione di cui alla lettera a) dell’art. 16.6. In
merito all’obiezione sollevata dalla resistente, in base alla quale
non vi sarebbe identità tra la denominazione sociale della ricorrente ed
il nome a dominio in contestazione, mancando quest’ultimo della
particella “srl”, si rileva che la dicitura s.r.l. costituisce un
elemento imprescindibile nella denominazione sociale, volto a
determinare il tipo di persona giuridica di cui si tratta. Come tale, ai
fini di determinare o meno l’identità fra denominazione della
ricorrente e nome a dominio contestato, la particella “s.r.l.”
non può essere presa in considerazione. Ad ogni modo la questione
non ha rilievo ai fini della presente decisione, in virtù della
circostanza che l’art. 16.6.a delle regole di Naming non pretende
che il nome a dominio contestato sia perfettamente identico al nome della
ricorrente, ma ritiene soddisfatta la fattispecie anche qualora il nome a
dominio registrato sia tale da “indurre in confusione”, circostanza
questa che si verifica nel caso di specie. L’obiezione sollevata
dalla resistente non può pertanto trovare accoglimento. b)
Inesistenza del diritto o del
titolo del resistente in relazione al nome di dominio contestato
L’art. 16.6 lettera b delle regole di Naming va interpretato, secondo un orientamento ormai consolidato nel nostro ordinamento, nel senso che, una volta che la ricorrente abbia affermato che l’attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome di dominio contestato, spetti alla resistente provare un proprio concorrente diritto o titolo al nome, attraverso la prova di una delle circostanze previste dall’art. 16.6, terzo comma, punti 1,2 e 3. Quanto all’art 16.6
n.1
La
resistente è tenuta a provare che prima di aver avuto notizia della
contestazione in buona fede, ha usato o si è preparato oggettivamente ad
usare il nome a dominio o un
nome ad esso corrispondente per
offerta al pubblico di beni e servizi. Afferma la resistente che, prima di aver avuto notizia della contestazione, la stessa si sarebbe preparata ad utilizzare il nome a dominio per offrire al pubblico beni e servizi. A riprova di tale affermazione la resistente si riporta alla documentazione allegata in atti, ed in particolare al documento 11 (atto costitutivo del Consorzio Synapsys), al documento 2 (preventivi e fatturazioni ditta specializzata INFONET STUDIO) ed al documento 12 (copia pagine web predisposte dalla INFONET STUDIO per lo sviluppo del sito sysco.it). Questo
collegio ritiene che la prima delle documentazioni richiamate (documento
11) non abbia rilevanza
ai fini della dimostrazione della
circostanza di cui all’art. 16.1,
rilevando semmai come prova della attività stessa della società,
in omaggio al proprio oggetto sociale che nulla ha a che vedere con
la registrazione e l’utilizzo del corrispondente nome a dominio. Con
riferimento al secondo documento richiamato dalla resistente per provare
la circostanza secondo cui essa si è preparata oggettivamente a usare il
nome a dominio per offrire
beni o servizi occorre fare alcune osservazioni. In primis, va rilevato
che la tesi sostenuta dalla
resistente secondo cui la
suddetta circostanza risulterebbe provata
dal preventivo di spesa inviato dalla Società INFO NET
in data 22 febbraio 2001 e
da una fattura presumibilmente riferibile a tale preventivo – da cui tra
l’altro si dovrebbe desumere l’accettazione dell’incarico di
fornitura di servizi web alla società resistente - non può essere
accolta da questo collegio, in
considerazione del fatto, documentato dalla resistente,
che tale incarico è stato conferito due anni dopo la registrazione
del nome a dominio, e che dalla documentazione prodotta dalla
ricorrente ( documento n 4, atto del notaio
Mazzocca in Roma) non risulta a tutt’oggi
essere associato al nome a dominio in contestazione alcun sito web,
ma una semplice pagina in preparazione,
nè risulta in altro modo fornita dal resistente la prova di un
effettivo utilizzo del sito
contestato. Infine,
dall’analisi delle pagine web oggetto dell’incarico (doc. 12),
allegate dalla
resistente per dimostrare la circostanza di cui all’art. 16.1, non si
ricava nè la provenienza delle suddette pagine dalla Società INFONET, nè
tantomeno che esse siano state sviluppate in data anteriore alla notifica
del ricorso alla resistente, essendo le pagine prive di ogni riferimento
temporale. Quanto
all’art 16.6 n.2 La
resistente è tenuta a provare che è conosciuta, personalmente, come
associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a
dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio. In
merito a tale circostanza, occorre analizzare la prova fornita dalla
resistente. La resistente ha
dimostrato, con dovizia di
argomentazioni e con valida documentazione (atto costitutivo della società,
atto di costituzione del consorzio Synapsis e fatture relative all’
attività della società) di essere effettivamente conosciuta nel settore dell’impiantistica elettronica.
. Tuttavia questo collegio non può esimersi dal rilevare che la
presenza della Società resistente nel settore commerciale identificato
dal proprio oggetto sociale risulta viziata da alcuni elementi di fatto emergenti dai
documenti prodotti dalle Parti.. In
primo luogo, va rilevata la
priorità di circa 18 anni della iscrizione della ricorrente presso l’attuale
registro delle imprese .( la stessa si è infatti registrata in
data 24.08.1978, come risulta
dal numero di Repertorio Economico Amministrativo -N° 429101)rispetto
alla iscrizione della società resistente ( la quale risulta
registrata in data 16.02.1996,
al numero di Repertorio Economico Amministrativo N° 205681). In
secondo luogo, contrariamente alle affermazioni della resistente, emerge,
dalle visure camerali prodotte, l’identità
parziale di oggetto sociale tra le società. All’interno
dell’oggetto sociale della ricorrente è presente infatti
la dicitura
“progettazione, produzione, installazione, funzionamento
operativo e manutenzione di apparecchiature automatiche ed elettroniche
anche per la elaborazione dei dati”, mentre nell’oggetto sociale della
resistente appare la dicitura ”produzione e commercializzazione di
sistemi elettronici per il controllo e gestione delle automazioni
elettroniche e dei collegamenti digitali di dati”. E’
dunque di immediato rilievo , dalla lettura complessiva delle visure
camerali prodotte, l’
identità di oggetto sociale tra le due società,
circostanza che priva
di pregio l’affermazione della resistente in base alla quale non
sussisterebbe alcun elemento confusorio tra le attività dei contendenti,
atteso che le due parti del procedimento agirebbero in settori commerciali
diversi. Tali vizi, rilevati in data odierna, non possono trovare
riscontro in questa sede giudicante, essendo la materia di esclusiva
competenza della magistratura
ordinaria. Tuttavia lo scrivente non può esimersi dal prenderne atto e valutare come non raggiunta la prova
richiesta dall’art. 16.6 numero 2. Quanto
al punto 16.6 n.3
La
resistente è tenuta a dimostrare che del nome a dominio sta facendo un
legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di
sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. Le
circostanze esaminate nei punti precedenti conducono univocamente ad
escludere che l’attuale
assegnatario del nome a dominio stia esercitando un uso commerciale dello
stesso senza l’intento di
sviare la clientela del ricorrente.
Analizzando il sito della resistente, costituito da una sola pagina
web, con la dicitura “pagina in preparazione”,
risulta evidente il pericolo di confondere la titolaritàdel sito
stesso, che può essere facilmente ricondotto all’ attività della
ricorrente. Infatti,
il logo che appare sul sito della resistente presenta una forte
somiglianza con il logo della ricorrente, come emerge del resto dallo
stesso documento n.10
prodotto dalla resistente, sia per quanto attiene all’elemento grafico
(i due loghi delle società contengono entrambi i simboli delle frecce
seppur poste in posizioni differenti) sia dal punto di vista cromatico (
le frecce di entrambi i loghi sono di identico colore: blu e rosso). I
suddetti elementi sono certamente idonei, a parere del presente collegio,
a creare una falsa percezione presso il pubblico dei consumatori ed a
determinare dunque uno sviamento della clientela della società
ricorrente. Peraltro,
anche a voler tacere delle considerazioni dianzi espresse, la circostanza,
più volte menzionata nel presente scritto, che il nome a dominio sia
rimasto inutilizzato per più di due anni, è di per se sufficiente
ad escludere un “legittimo uso” del nome a dominio da parte
dell’assegnatario, ed a ritenere pertanto non soddisfatta la prova
richiesta all’art. 16.6 numero 3.
Sulla
scorta delle considerazioni sin qui espresse e sulla base della
documentazione prodotta dalle Parti,
questo collegio unipersonale ritiene
pertanto non dimostrata l’esistenza in capo al resistente di un diritto
sul nome a dominio in contestazione. c)
Il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede La
resistente, inoltre, non ha fornito alcuna
spiegazione in merito all’inattività
del sito per più di due anni .Tale circostanza sembra configurare
quantomeno una consapevolezza da parte della resistente
nell’ impedire l’utilizzo del nome di dominio
a coloro che ne avrebbero potuto usufruire, a maggior ragione se
tali soggetti esercitano,
come nel caso di specie,
attività concorrenti. L’inattività
del sito, è del resto dimostrata anche dal mancato utilizzo della posta
elettronica associata al sito stesso.
Dai documenti prodotti dalla resistente risulta infatti che, anche
a seguito della registrazione del sito., l’attuale assegnataria del nome
a dominio, indicava nella propria carta intestata (documenti n.13, 14, 15) l’indirizzo di posta elettronica
sysco@ud.nettuno.it
e non il diverso indirizzo mail@sysco.it
che compare sulla pagina web dell’assegnatario e che la resistente dichiara di aver utilizzato
nella corrispondenza commerciale.
A
riprova di quanto fin qui emerso è solo possibile aggiungere che nessuna
prova dell’utilizzo effettivo della posta elettronica, quali ad esempio
messaggi in entrata o in uscita dalla casella di posta elettronica mail@sysco.it,
è stata fornita dalla resistente.
P.Q.M. Ritenuti
dimostrati dalla ricorrente gli elementi di cui ai punti a), b) e c)
dell’art. 16.6 delle vigenti regole di Naming e ritenuto all’opposto
che la resistente non ha fornito
le prova richiesta dall’art16.6, n 1, 2 e 3 , si dispone la
riassegnazione del nome a dominio Sysco.it alla Società Sysco srl di Roma
. La
presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority per gli
adempimenti previsti dalle vigenti regole di
Naming. Roma,
lì 21 settembre 2001 Avv.
Fulvio Sarzana di S.Ippolito
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